Kleinblog | David Klein

Trotz eingetragener Marke kann es dem Markeninhaber im Prozess verwehrt sein, den Verletzer seiner Rechte erfolgreich zur Unterlassung der weiteren Nutzung und zum Schadensersatz für die bisherige Verletzung seiner Rechte verurteilen zu lassen.

Grund für ein solches Unterliegen – trotz Vorliegen eines Verletzungstatbestands z.B. nach § 14 Abs. 5 iVm. § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG – kann der Einwand der Verwirkung nach § 242 BGB seitens des Beklagten sein. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass der Verletzer mit einer Duldung seiner Handlung durch den Markeninhaber rechnen durfte, wenn er ungestört einen schutzwürdigen Besitzstand geschaffen hat und der Verletzte durch sein Verhalten diesen Zustand erst ermöglicht hat (vgl. BGH GRUR 1993, 918, 920; GRUR 2001, 1161, 1163). Bemessensgrundlage für den Wert des Besitzstandes ist die objektive Bedeutung für den Verletzer (BGH GRUR 1993, 918, 921). Je größer der schutzwürdige Besitzstand, desto geringer sind die Anforderungen an das schutzwürdige Vertrauen des Verletzers und damit den Zeitraum für die geduldete Nutzung zu stellen (als Umkehrschluss aus BGH GRUR 1993, 918, 921).

Wann eine Duldung tatsächlich dazu führt, dass der Anspruch nicht mehr durchsetzbar ist, wurde von der Rechtsprechung erwartungsgemäß unterschiedlich bewertet. In der Regel geht der BGH von mehreren Jahren aus, abweichend nimmt die Instanzenrechtsprechung auch kürzere Zeiträume an, das OLG München GRUR-RR 2004, 14, 15 etwa ein Jahr bei Branchennähe. Nur ausnahmsweise sah der BGH (GRUR 1957, 25, 29) für die Schaffung eines schutzwürdigen Besitzstandes bereits wenige Monate unter außergewöhnlichen Umständen als ausreichend an. Die wohl mit kürzeste Verwirkungsfrist hat das Reichsgericht ausgesprochen, bereits nach acht Monaten hielt es bei einer nicht genutzten Marke den Verwirkungstatbestand begründet (RGZ 114, 360, 364).

Interessant dürfte der zurzeit nur schwelende Konflikt zwischen dem Inhaber der Gemeinschaftsmarke 428250 und diversen Onlineangeboten werden, wenn es auf eine gerichtliche Auseinandersetzung hinausläuft. Binnen weniger Monate hat es der Begriff “Netbook” geschafft, eine Art Gattungsbezeichnung für kleine Low-Cost Mobilrechner zu werden. Ob das allein – und das bisherige Abwarten von Psion – aber reicht, um den Verwirkungstatbestand zu begründen, darf bezweifelt werden.

Wird eine einstweilige Verfügung beantragt, sollte der Verfügungsanspruch auf alle möglichen rechtlichen Grundlagen gestützt werden. Insbesondere auf den ergänzenden Leistungsschutz neben der Geltendmachung von Schutzrechten – etwa aus Geschmacksmuster- oder Urheberrecht – ist zu achten. Der BGH hat in mehreren Entscheidungen die Anforderungen an die Voraussetzungen für den ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz bestätigt:

Allerdings müssen in den Fällen des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes Klageantrag und Verbotsausspruch zumindest unter Heranziehung des Klagevortrags unzweideutig erkennen lassen, in welchen Merkmalen des angegriffenen Erzeugnisses die Grundlage und der Anknüpfungspunkt des Wettbewerbsverstoßes und damit des Unterlassungsgebots liegen sollen (BGH, Urt. v. 12.7.2001 – I ZR 40/99, GRUR 2002, 86, 88 = WRP 2001, 1294 – Laubhefter). Die Klägerin begehrt jedoch kein allgemeines Verbot des Inverkehrbringens von Handtaschen, die nur anhand bestimmter Merkmale umschrieben sind. Auch ohne konkrete Bezeichnung der Farbe und der Oberflächenstruktur der Taschen sind der Unterlassungsantrag und die darauf bezogenen Anträge auf Auskunftserteilung sowie auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung durch die Gestaltung der angegriffenen Erzeugnisse eindeutig festgelegt. In einem solchen Fall ergibt sich der Umfang des Verbotsausspruchs mit hinreichender Bestimmtheit aus der bildlichen Wiedergabe der konkreten Verletzungsform (BGH, Urt. v. 24.3.2005 – I ZR 131/02, GRUR 2005, 600 = WRP 2005, 878 – Handtuchklemmen; Urt. v. 15.9.2005 – I ZR 151/02, GRUR 2006, 79 = WRP 2006, 75 – Jeans I). [Quelle: BGH Urt. v. 11.01.2007, I ZR 198/04 - Handtaschen]

Der Grund liegt auf der Hand: Schutzrechte können erlöschen, etwa nach § 64 UrhG, § 27 GeschmMG oder – deutlich schneller – nach Art. 11 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Ist eine einstweilige Verfügung antragsgemäß wegen der Verletzung bespielsweise eines nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters ergangen, so ist absehbar, dass der Verfügungsanspruch in kurzer Zeit wegfallen kann. Nach Art. 11 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster erlischt das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster drei Jahre nachdem es

[...] der Öffentlichkeit innerhalb der Gemeinschaft erstmals zugänglich gemacht wurde. [Art. 11 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster]

Für das Schicksal der einstweiligen Verfügung bedeutet dies, das sie nach § 927 ZPO angegriffen werden kann. Besteht jetzt nicht die Möglichkeit, sich auf den flankierenden Leistungsschutz zurückzuziehen, wird die Verfügung aufgehoben.

Daher ist ganz selbstverständlich – auch bei zeitkritischen Angelegenheiten – peinlich genau zu prüfen, welche Ansprüche den Verfügungsantrag tragen und ob der Verfügungsantrag unter Umständen bei Erlöschen der Schutzrechte entsprechend modifiziert werden muss.