Kleinblog | David Klein

Ein Ausrufezeichen ist keine eintragungsfähige Gemeinschaftsmarke, entschied heute das Gericht erster Instanz (Rs. T-75/08 und T-191/08, noch nicht im Volltext verfügbar). Die JOOP! GmbH hatte versucht, beim HABM die Eintragung eines Ausrufezeichens sowie des gleichen Zeichens in einem rechteckigen Rahmen als Gemeinschaftmarke zu erreichen. Sowol das Amt als auch jetzt das Gericht wiesen dieses Begehren zurück. Es fehle der angemeldeten Marke schlicht an der Unterscheidungskraft.

Im vorliegenden Fall können die angemeldeten Marken nicht als geeignet angesehen werden, die betriebliche Herkunft der mit ihnen gekennzeichneten Waren zu identifizieren. Die fehlende Unterscheidungskraft ergibt sich insbesondere daraus, dass der Verbraucher, und zwar auch der in höherem Maße aufmerksame Verbraucher, nicht in der Lage ist, auf der Basis eines simplen Ausrufezeichens, das keine besondere Schriftgestaltung aufweist, sich vom Standardschriftbild nicht unterscheidet und vielmehr als bloße Anpreisung oder Blickfang wahrgenommen wird, auf die Herkunft der angemeldeten Waren zu schließen. [Quelle: EuG]

JOOP! konnte weder darlegen, dass die angemeldete Marke infolge von Benutzung in der Europäischen Gemeinschaft Unterscheidungskraft erworben habe, noch dass die angemeldete Marke den Verbrauchern vor dem Anmeldetag bekannt war.

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.

Trotz eingetragener Marke kann es dem Markeninhaber im Prozess verwehrt sein, den Verletzer seiner Rechte erfolgreich zur Unterlassung der weiteren Nutzung und zum Schadensersatz für die bisherige Verletzung seiner Rechte verurteilen zu lassen.

Grund für ein solches Unterliegen – trotz Vorliegen eines Verletzungstatbestands z.B. nach § 14 Abs. 5 iVm. § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG – kann der Einwand der Verwirkung nach § 242 BGB seitens des Beklagten sein. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass der Verletzer mit einer Duldung seiner Handlung durch den Markeninhaber rechnen durfte, wenn er ungestört einen schutzwürdigen Besitzstand geschaffen hat und der Verletzte durch sein Verhalten diesen Zustand erst ermöglicht hat (vgl. BGH GRUR 1993, 918, 920; GRUR 2001, 1161, 1163). Bemessensgrundlage für den Wert des Besitzstandes ist die objektive Bedeutung für den Verletzer (BGH GRUR 1993, 918, 921). Je größer der schutzwürdige Besitzstand, desto geringer sind die Anforderungen an das schutzwürdige Vertrauen des Verletzers und damit den Zeitraum für die geduldete Nutzung zu stellen (als Umkehrschluss aus BGH GRUR 1993, 918, 921).

Wann eine Duldung tatsächlich dazu führt, dass der Anspruch nicht mehr durchsetzbar ist, wurde von der Rechtsprechung erwartungsgemäß unterschiedlich bewertet. In der Regel geht der BGH von mehreren Jahren aus, abweichend nimmt die Instanzenrechtsprechung auch kürzere Zeiträume an, das OLG München GRUR-RR 2004, 14, 15 etwa ein Jahr bei Branchennähe. Nur ausnahmsweise sah der BGH (GRUR 1957, 25, 29) für die Schaffung eines schutzwürdigen Besitzstandes bereits wenige Monate unter außergewöhnlichen Umständen als ausreichend an. Die wohl mit kürzeste Verwirkungsfrist hat das Reichsgericht ausgesprochen, bereits nach acht Monaten hielt es bei einer nicht genutzten Marke den Verwirkungstatbestand begründet (RGZ 114, 360, 364).

Interessant dürfte der zurzeit nur schwelende Konflikt zwischen dem Inhaber der Gemeinschaftsmarke 428250 und diversen Onlineangeboten werden, wenn es auf eine gerichtliche Auseinandersetzung hinausläuft. Binnen weniger Monate hat es der Begriff “Netbook” geschafft, eine Art Gattungsbezeichnung für kleine Low-Cost Mobilrechner zu werden. Ob das allein – und das bisherige Abwarten von Psion – aber reicht, um den Verwirkungstatbestand zu begründen, darf bezweifelt werden.

In Franchise-Systemen besteht oft das Problem, dass Franchise-Nehmer die Gebietsbeschränkungen des Systems durch den Vertrieb über das Internet zu umgehen versuchen. Insbesondere, wenn die Ware oder Dienstleistung nicht lokalisiert ist, bietet sich der zusätzliche Vertrieb an. Verbote des Internetvertriebs in Franchise-Verträgen werden regelmäßig unwirksam sein. Im schlimmsten Fall geht der Vertrag unter, weil er gegen eine der schwarzen Klauseln der Gruppenfreistellungsverordnung für vertikale Vertriebssysteme (VGVO) verstößt. Da Know-How und die Sogwirkung der Marke des Franchise-Gebers Kernbestandteile eines guten Franchise-Systems sind, kann ein Franchise-Geber versucht sein, unliebsame Vertriebswege durch Einschränkung der Markennutzung durch seine Franchise-Nehmer als Regulierungsmittel zu wählen. Fraglich ist, ob eine solche Umgehung kartellrechtlicher Normen tatsächlich zum Erfolg führen darf.

Die Nutzung der Marke ist ein wesentlicher Teil des Internetvertriebs. Der Hersteller bzw. Franchise-Geber ist grundsätzlich frei, die Markennutzung zu beschränken – auch die im Internet. Der Franchise-Geber kann sich etwa die Nutzung der Marke insoweit vorbehalten, dass die Registrierung einer Second-Level-Domain mit seinem Markennamen erfolgt.

Zusätzlich hat die Kommission in Ziff. 51 der Leitlinien festgestellt, dass der Franchise-Geber frei ist, die für Verkaufsstellen zulässigen Qualitätsanforderungen auch an die Website des Franchise-Nehmers zu stellen.

Ob damit auch eine vollkommene Nutzungsbeschränkung für das Internet zulässig ist, muss wohl verneint werden. Eine vollkommene Nutzungsbeschränkung würde es dem Franchise-Nehmer verwehren, den Markennamen in der Werbung per Internet zu nutzen. Da die Werbung über das Internet in der Regel aber zum passiven Vertrieb gezählt wird, wäre eine solche Beschränkung eine unzulässige Vereinbarung im Franchise-Vertrag gemäß Artikel 4 VGVO.

Auswege bietet nur die teilweise Beschränkung der Markennutzung. Das Verbot des Totalvorbehalts des Internetvertriebs bedeutet nur, dass den Teilnehmern des Vertriebsnetzes grundsätzlich die Nutzung des Internets nicht verwehrt werden darf. Solange Beschränkungen nicht dazu führen, dass faktisch ein Vertriebsverbot besteht, kann der Franchise-Geber in seinem Ermessen die Qualitätsanforderungen an den Webauftritt auch durchsetzen, indem er etwa den Vertrieb über ein Portal lenkt, das er selbst gestaltet. Die Markennutzung kann im Ergebnis auf diese Art eingeschränkt werden, ohne zugleich den Internetvertrieb an sich zu verbieten.